Hermès demandó a Rothschild en enero por infracción de marca registrada sobre su lujoso bolso Birkins. Rothschild argumenta que la Primera Enmienda protege su derecho a promocionar sus MetaBirkins NFT al público.
El 14 de enero de 2022, la casa de moda francesa Hermès International demandó al artista Mason Rothschild por infracción de marca registrada. Esto porque de acuerdo con la empresa de moda, el lanzamiento de MetaBirkins, infligía los derechos de marca.
- MetaBirkins es una colección de 100 bolsos Birkin NFTs cubiertos con piel sintética en una variedad de colores y diseños.
Los bolsos Hermès Birkin reales son caros y difíciles de conseguir, para comprar uno se debe desarrollar una relación con un representante de ventas, establecer un historial de compras y demostrar su aprecio y conocimiento de la marca a lo largo del tiempo.
Sin embargo, esta demanda trae nuevos problemas al panorama legal que obligan una intersección de la ley de propiedad intelectual, el derecho constitucional, la tecnología y la moda.
- El juicio, comenzó el 30 de enero de 2023 en el Distrito Sur de Nueva York.
Equilibrar la ‘expresión artística’ con el arte del mundo real
En su queja de 47 páginas, Hermès argumenta que los MetaBirkins NFT de Rothschild infringen la marca Birkin que data desde 1984. Y es que, el impacto de la marca NFT hace creer la colección cause confusión.
- Hermès cree que la colección NFT de Rothschild probablemente cause confusión en el consumidor y error en la mente del público, como se describe en la Ley Lanham, la cual, rige las marcas registradas, las marcas de servicio y la competencia desleal.
Además, Hermès afirma que Rothschild no sólo no tenía permiso para usar su marca Birkin, sino que también se ha beneficiado visiblemente del uso no autorizado de la marca a través de la venta y reventa de los NFTs.
Los argumentos
Rothschild argumento a favor de la libertad artística. De acuerdo con él, se le debe permitir “crear arte basado en [sus] interpretaciones del mundo que [lo rodea]”.
Asimismo Rothschild firmo una defensa de “uso justo” bajo la Primera Enmienda, haciendo referencia explícita a la serie de latas de sopa Campbell de Andy Warhol como justificación de por qué debería poder continuar comercializando y promocionando su colección MetaBirkins NFT.
Según el artista, lo que ha hecho con MetaBirkins no es diferente a la campaña de 32 obras de Warhol: simplemente está vendiendo la “expresión” de Birkin en lugar de tratar de hacer pasar la obra de arte como afiliada a la cosa real.
- Si bien el arte de Warhol parecía idéntico a los conocidos artículos de supermercado de sopa Campbell, el toque personal y la expresión del artista eran visibles a través de ligeras variaciones en las letras y los símbolos.
Por otro lado, Hermès dice que Rothschild simplemente está “buscando hacer su fortuna intercambiando las protecciones de la vida real de Hermès por derechos virtuales, eligiendo capitalizar una marca ya exitosa para generar ganancias para sí mismo”.
Conociendo la histórica prueba de ‘Rogers’ (1989)
Crucial para entender este caso y otros que inevitablemente seguirán es el caso Rogers v. Grimaldi del Segundo Circuito de 1989 , que establece la prueba de cuándo se alega que una obra artística ha infringido un derecho protegido por la Ley Lanham. En última instancia, la prueba de Rogers actúa para proteger cualquier posible interés de la Primera Enmienda y todavía se usa como el estándar principal para la infracción de marcas registradas en la actualidad.
Según Rogers, el uso de una marca registrada en una obra artística es procesable solo si la marca:
- No tiene “relevancia artística” para el trabajo subyacente; o
- Engañe explícitamente en cuanto a la fuente o el contenido del trabajo
Hablando del segundo elemento de “engaño explícito”, el Noveno Circuito ha sostenido que “el uso de una marca por sí solo puede engañar explícitamente a los consumidores sobre la fuente de un producto si los consumidores normalmente identificarían la fuente por la marca misma”.
Esto se explicó con más detalle en Gordon v. Drape Creative, Inc. , donde el jurado encontró que el acusado “simplemente usó la marca de Gordon con una mínima expresión artística propia, y la usó de la misma manera que Gordon la estaba usando”.
Se niega la moción de los Rothschild para desestimar el caso
El 6 de mayo de 2022, el juez federal de distrito Jed Rakoff rechazó una moción de desestimación presentada en marzo por Rothschild, lo que permitió que la demanda de Hermès siguiera adelante.
Además de los intereses de la Primera Enmienda, otro elemento crucial del argumento de Rothschild en la moción de 33 páginas es el elemento de “expresión artística” de Rogers, que explica que los MetaBirkins NFT son obras de arte que ofrecen comentarios “sobre la crueldad animal inherente a la fabricación de Hermès de sus bolsos de cuero ultra caros”. Específicamente, dice que los MetaBirkins NFT “no son bolsos” y “no tienen más que significado”. Por esta razón, Rothschild dice que su colección NFT está protegida por la Primera Enmienda y fallaría bajo la prueba de Rogers .
Como artista, Rothschild dice que los artistas son “generalmente libres de elegir los temas que abordan” y de “representar los objetos que existen en el mundo tal como los ven”. Los MetaBirkins NFT, según Rothschild, representan “bolsos Birkin peludos, que reflejan su comentario sobre la crueldad animal de la industria de la moda y el movimiento para encontrar alternativas de cuero”.
En el Motion, Rothschild hace referencia a dos ejemplos, comenzando con el análisis de “Ginger y Fred” del Segundo Circuito y explicando por qué las latas de sopa Campbell’s de Andy Warhol son sinónimo de lo que está haciendo con su colección NFT, ya que los MetaBirkins son “activos no comercializables”.
A continuación, Rothschild argumentó que su uso “no es explícitamente engañoso”, como también lo requiere Rogers . Específicamente, el demandado argumenta que el engaño explícito no puede establecerse solo con el uso de la marca Birkin, ya que, según el tribunal de Brown , haría que Rogers fuera nulo.
Si bien algunos podrían tomar el nombre de MetaBirkins para sugerir implícitamente que Hermes había “respaldado el trabajo o tuvo un papel en su producción”, la Ley Lanham no se puede aplicar cuando hay una “mezcla de significados”. En otras palabras, el elemento de “engaño explícito” no es lo mismo que “confusión general”.
El tercer argumento de Rothschild gira en torno al uso de NFT como una forma de autenticación, que no excluye las protecciones de la Primera Enmienda. En la moción, Rothschild enfatiza su uso de NFT como un “nuevo mecanismo tecnológico” para autenticar su brazo, lo que no resta valor a las protecciones de la Primera Enmienda. Él dice que “los NFT son simplemente un código que apunta a un activo digital” y nada más.
A lo largo de la moción, hace referencia a varios casos en los que los tribunales del Segundo Circuito, entre otros, no solo aplicaron Rogers, sino que solo lo aplicaron en casos en los que el acusado estaba “vendiendo la obra”, en lugar de la expresión creativa. Se ha establecido que el discurso que no es “puramente comercial” —o si hace algo más que proponer una transacción comercial— tiene derecho a la protección total de la Primera Enmienda.
Preparando el escenario para la aplicación de la ley de PI a las NFT
Mientras que otros casos, como Nike/StockX y Miramax/Quentin Tarantino , también están en litigio activo, la demanda de Hermès contra Rothschild sin duda sentará las bases sobre cómo se aplica la propiedad intelectual al mundo de los activos digitales y las NFT. A medida que más marcas de lujo ingresen al metaverso y lancen sus respectivos proyectos NFT, se requerirá que los tribunales evalúen los límites y parámetros de lo que significa introducir originalidad mientras se equilibra la expresión artística y el derecho a crear.
Si bien Hermès actualmente no opera en el Metaverso (aunque la marca es curiosa), será interesante ver cómo el resultado de este caso da forma a la perspectiva general de la marca sobre cómo evoluciona y cambia el mundo a su alrededor.
Para obtener más información sobre la demanda de Hermès, puede seguir el caso en Hermes International v. Rothschild, Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, No. 1:22-cv-00384
